Berechnung des Verletzergewinnes im Immaterialgüterrecht

Calculation of Infringement Profit in Intellectual Property Law

Anyone who’s registered design is violated, is entitled to surrender the profit. The calculate of this profit requires the calculation of the "net profit" (total profit minus costs for purchase, customs, transport, discounts etc.). Only the part of this profit, which is based on the use of the foreign property right, is to be surrendered. It is relevant to which extent the buyer's decision to purchase is due to the fact that the registered design was used. That part of the profit which results from other causes (such as the quality of the goods or the intensity of the advertising of the infringer) must remain with the infringer.

29.01.2019, 4 Ob 213/18d

Die Klägerin war Herstellerin von LED-Taschenlampen und Inhaberin eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters. Geschützt wird damit das Erscheinungsbild der Taschenlampe (Form, Muster, Farbe etc.), also nicht das Erzeugnis an sich, sondern dessen Gestaltung.

Die Beklagte war für die Klägerin als Händlerin tätig. Im Rahmen einer Ausschreibung wurde der Beklagten der Zuschlag für die Belieferung der Bundesbeschaffungs GmbH mit Taschenlampen der Klägerin erteilt. Die Lampen waren für das Innenministerium, Polizeidienststellen, Feuerwehren und Finanzbehörden vorgesehen. Entscheidendes Kriterium für die Erteilung des Zuschlags war daher die Eignung der Taschenlampen für den dienstlichen Einsatz, nicht das Design oder ästhetische Gründe.

Obwohl sie im Zuge des Ausschreibungsverfahrens sogar selbst eine Patronatserklärung abgegeben hatte, stellte die Klägerin die Belieferung der Beklagten ein und bemühte sich gegenüber der Bundesbeschaffungs GmbH vergeblich um die Übertragung des Liefervertrages.

Um ihre Verpflichtung gegenüber der Bundesbeschaffungs GmbH erfüllen zu können, ließ die Beklagte mehrere tausend Taschenlampen selbst produzieren. Die Beklagte nahm zwar zu den früher gelieferten Taschenlampen einige Änderungen vor, griff aber nach den Feststellungen mit ihrem neuen Erzeugnis in das klägerische Geschmacksmuster ein. Dies obwohl es auch möglich gewesen wäre, ein Ersatzprodukt zu besorgen, das nicht in das Geschmacksmuster eingreift. Diese Ersatzprodukte wurden von der Bundesbeschaffungs GmbH geprüft und freigegeben. Ausschlaggebend dafür war wiederum die praktische Nutzung der Taschenlampe, nicht das Design oder ästhetische Gründe.

Klagsgegenständlich ist die Forderung der Klägerin als Inhaberin des Geschmacksmusters auf Herausgabe des erzielten Gewinnes der Beklagten. Gemäß § 34 MuSchG hat nämlich Anspruch auf Herausgabe des Gewinnes, wer in seinem Musterrecht verletzt worden ist.

Zu prüfen war im gegenständlichen Fall insbesondere, wie dieser „erzielte Gewinn“ zu berechnen ist. Vom Berufungsgewinn wurde der „Reingewinn“ errechnet. Dieser wurde als Verkaufserlös abzüglich der für Einkauf, Zoll und Transport angefallenen Kosten sowie Skonto ermittelt. Dieser Reingewinn wurde der Klägerin vom Berufungsgericht nicht zur Gänze zugesprochen.

Der Oberste Gerichtshof bestätigte die Ansicht des Berufungsgerichts, welches ausführte, dass nur jener Teil des Gewinnes herauszugeben sei, der gerade auf der Benutzung des fremden Schutzrechts beruhe. Es komme darauf an, inwieweit der Entschluss der Käufer zum Erwerb gerade darauf zurückzuführen sei, dass dieses das eingetragene Design benutze. Jener Anteil des Gewinns, der auf andere Ursachen (etwa die Qualität der Ware oder die Intensität der Werbung des Verletzers) entfalle, habe dem Verletzer zu verbleiben.

Im gegenständlichen Sachverhalt war sowohl im Vergabeverfahren als auch bei der nachträglichen Überprüfung die praktische Eignung zur Handhabung der Taschenlampe im dienstlichen Einsatz das entscheidende Kriterium des Abnehmers, das Design spielte hingegen keine wesentliche Rolle. Sowohl das Berufungsgericht als auch der Oberste Gerichtshof hielten unter diesen Gesichtspunkten die Herausgabe eines Teiles des Reingewinnes im Ausmaß von 10 % für angemessen.